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ENJEU STRATÉGIQUE DE PROPRIÉTÉ INCORPORELLE POUR TOUTE ACTIVITÉ COMMERCIALE, LA MARQUE EST LE SIGNE QUI IDENTIFIE ET PERSONNALISE VOS PRODUITS ET SERVICES DE CEUX DES CONCURRENTS. ELLE DOIT PAR CONSÉQUENT ÊTRE PROTÉGÉE.

LA MARQUE EST UN TITRE DE PROPRIÉTÉ QUI CONFÈRE À SON PROPRIÉTAIRE UN MONOPOLE EXCLUSIF POUR L’EXPLOITATION DU SIGNE PROTÉGÉ AU SEIN DU TERRITOIRE OÙ ELLE A ÉTÉ DÉPOSÉE.

LE DEPOT ET L’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

Une marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

Sa forme est variable : il peut s’agir d’un mot, d’une expression, d’un logo, d’une forme tridimensionnelle ou sonore (si elle est représentée sous la forme d’une portée), et elle a pour but d’identifier l’origine des produits et services.

Créer et déposer un nom de marque (un « signe » en langage juridique) en France, dans l’Union Européenne ou à l’international, vous permettra de disposer d’une protection contre les tiers qui utiliseraient votre marque pour des produits et services identiques ou similaires.

Vous serez ainsi protégé, non seulement contre la reprise à l’identique du signe constituant la marque, mais également contre toute imitation de ce signe prêtant à confusion, quant à l’origine des produits ou services protégés.

 

LE DEPOT ET L’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

ENJEU STRATÉGIQUE DE PROPRIÉTÉ INCORPORELLE POUR TOUTE ACTIVITÉ COMMERCIALE, LA MARQUE EST LE SIGNE QUI IDENTIFIE ET PERSONNALISE VOS PRODUITS ET SERVICES DE CEUX DES CONCURRENTS. ELLE DOIT PAR CONSÉQUENT ÊTRE PROTÉGÉE.

LA MARQUE EST UN TITRE DE PROPRIÉTÉ QUI CONFÈRE À SON PROPRIÉTAIRE UN MONOPOLE EXCLUSIF POUR L’EXPLOITATION DU SIGNE PROTÉGÉ AU SEIN DU TERRITOIRE OÙ ELLE A ÉTÉ DÉPOSÉE.

Pourquoi protéger votre marque ?

A la différence du droit d’auteur, une marque doit être enregistrée auprès d’une entité officielle pour l’enregistrement des marques communément appelé « Office » compétente pour être protégée.

L’usage d’une marque non déposée n’est pas suffisant pour bénéficier de certains textes légaux protégeant les marques. Vous ne pourrez par exemple pas intenter d’action en contrefaçon.

LES QUESTIONS PREALABLES AU DEPOT DE VOTRE MARQUE

L’enregistrement de votre marque impose le respect de certaines conditions.

Le signe doit être :

– Distinctif : les signes nécessaires, génériques, usuels ou descriptifs ne peuvent être protégés (exemple : il est impossible de déposer la marque Téléphone pour des produits et services en rapport avec la téléphonie). Les marques constituées par la forme du produit sont également exclues (exemple : il est impossible de déposer la forme d’une montre pour des produits et services liés à l’horlogerie) ;

– Ne pas avoir de caractère trompeur : le consommateur ne doit pas être trompé par la marque sur les origines ou la qualité des produits et services (exemple : il est impossible de déposer pharma pour des produits autres que des médicaments) ;

– Etre licite et conforme aux bonnes mœurs : Cela peut consister en des signes choquants tels des incitations à la violence ou des signes racistes, mais également des signes qui portent atteinte à des règles de droit impératives (exemple : le signe « Cannabia » pour désigner des produits alimentaires).

Pour protéger sa marque en France, il faut vérifier sa disponibilité, choisir les classes et indiquer les produits et services pour lesquels l’enregistrement sera revendiqué, choisir les territoires sur lesquelles la marque sera protégée et enfin demander son enregistrement à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

L’analyse de la disponibilité

Il est tout d’abord nécessaire de vérifier la disponibilité du signe, c’est-à-dire d’effectuer une recherche pour s’assurer qu’il n’existe aucun droit antérieur similaire ou identique qui pourrait vous être opposé.

Ces droits antérieurs sont :

– les marques déposées ou enregistrées nationales, européennes et internationales, sur les classes de votre choix ;

– les dénominations sociales, enseignes, noms commerciaux, sigles relatifs aux personnes physiques (commerçants) et morales (ex. : SARL, EURL, SA, SCI…) inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés, dans les secteurs d’activité de votre choix ;

– les noms de domaine internet.

Deux étapes permettent de vous assurer que le signe que vous avez choisi est disponible : la recherche à l’identique et la recherche de similarités.

S’il n’y a pas de signes identiques au vôtre, des signes proches de celui que vous avez choisi peuvent exister.

Une recherche de similarités permet de prendre en compte les ressemblances orthographiques, phonétiques et intellectuelles qui peuvent exister entre le nom que vous avez choisi et ceux qui sont déjà déposés ou enregistrés.

Certains Offices proposent un service payant permettant d’aider à cette recherche de similarités. Cependant, le rapport de recherche qui sera émis ne comportera pas d’analyse à proprement parler.

L’interprétation des résultats nécessite le recours à un spécialiste du droit de la propriété intellectuelle qui pourra porter un jugement sur les antériorités citées dans le rapport.

Choisir les classes et indiquer les produits et services pour lesquels l’enregistrement sera revendiqué

Les Offices ont décidé d’établir une classification administrative des différents produits et services (dite classification de Nice).

La Classification internationale des produits et des services de Nice comprend 45 classes : 34 classes de produits et 11 classes de services.

Par exemple, la classe 25 couvre les « Vêtements, Chaussures, Chapellerie« . 

En vertu du principe de spécialité, la marque ne sera protégée que pour les produits et services qui auront été visés dans la demande d’enregistrement, ou pour les produits et services qui seront jugés éventuellement similaires par les juridictions en cas de litige en contrefaçon.

La jurisprudence considère que viser l’intitulé de chacune des classes sans plus de précisions n’est pas suffisant pour apprécier la validité d’un dépôt : « l’identification [des produits et des services] [doit être] suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée. »

En visant l’intitulé de la classe, ce qui reste possible en pratique, le déposant laisse un doute sur les produits ou les services réellement visés.

Le fait de viser tous les produits ou les services d’une même classe accentue le risque de contestation si des tiers sont titulaires de marques antérieures identiques ou similaires et visant des produits ou des services identiques ou similaires à ceux identifiés dans le dépôt.

De plus, la marque n’est protégée qu’à condition qu’elle soit exploitée. L’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité d’agir en déchéance des droits sur la marque à défaut d’exploitation pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Ceci signifie qu’un dépôt visant l’ensemble des produits ou des services d’une même classe sera plus susceptible de subir une action en déchéance si la marque n’est pas exploitée pour l’ensemble de ces produits ou services.

Par ailleurs, après le dépôt, vous ne pourrez pas ajouter de nouveaux produits et/ou services. En cas d’oubli, un nouveau dépôt pour ces produits et/ou services manquants est nécessaire.

Choisir les territoires sur lesquels votre marque sera protégée

Il est nécessaire de réfléchir en termes de coûts et de perspectives de marchés.

Cela suppose de définir préalablement les opportunités dans les dix années à venir.

Un tiers, de mauvaise foi ou non, peut déposer à son nom, une marque que vous auriez négligé de protéger dans certains territoires ce qui aura pour effet de bloquer votre enregistrement. Cela vous contraindrait à renoncer à l’usage de cette marque dans ce pays ou à acquérir la marque auprès de ce déposant.

Une fois les territoires identifiés, il est nécessaire de choisir entre déposer la marque, par un dépôt national, dans un ou plusieurs pays étrangers, ou bien d’utiliser certaines procédures internationales permettant l’obtention d’une marque couvrant de multiples territoires.

Différents accords internationaux ont, en effet, pour objectif de simplifier les procédures de dépôt de marque à l’étranger.

La marque internationale permet, par le biais d’une procédure unique, d’obtenir un faisceau de marques dans plus de 80 Etats ou Organisations Intergouvernementales.

Le dépôt d’une marque internationale s’effectue auprès d’un Office unique, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), situé à Genève.

La demande fait l’objet d’un examen formel puis, en l’absence d’irrégularité, d’une inscription au registre international et d’une publication dans la Gazette OMPI.

L’OMPI notifie ensuite l’enregistrement international aux Offices nationaux des pays désignés : chacun des Offices examine alors la marque à la lueur de sa législation nationale et peut, le cas échéant, refuser l’enregistrement ou transmettre l’opposition d’un tiers.

La marque de l’Union Européenne permet de procéder au dépôt d’une marque couvrant l’ensemble c     des 28 pays de l’Union Européenne.

Le dépôt s’effectue auprès de l’Office de l’Union Européenne de la Propriété Intellectuelle (EUIPO). La marque sera alors déposée en Europe de manière unitaire, comme si l’Europe ne constituait qu’un seul et même pays. Ce dépôt à l’avantage d’être simple et bon marché par rapport au nombre de pays concernés par l’enregistrement de la marque.

Une coordination entre les différents dépôts est alors nécessaire et il peut être intéressant, pour certains pays, de coupler une protection internationale ou régionale avec une protection locale.

Le choix des pays dans lesquels la marque est déposée doit être établi en amont.

Nous vous aidons ainsi à établir une stratégie sur-mesure dépendant de votre budget, de vos perspectives d’évolution, de vos contraintes et de vos besoins.

Nous pouvons intervenir en notre qualité de mandataire directement auprès de l’INPI, de l’EUIPO et de l’OMPI à tous les stades de la procédure d’enregistrement d’une marque.

Par ailleurs, nous disposons d’un réseau mondial de correspondants permettant d’assurer et de suivre le dépôt de votre marque à l’étranger. Ce réseau nous permet de construire une protection efficace et rapide de votre marque.

Nous assurons ainsi une gestion globale de vos dépôts dans le cadre d’un budget contrôlé et, dans la mesure du possible, établi à l’avance.

LA FORME DE VOTRE MARQUE

Quel signe déposer ?

Il existe trois formes de marques :

– la marque verbale (mot, nom, slogan, chiffres, lettres, etc.),

– la marque figurative (dessin ou logo),

– la marque semi-figurative ou complexe, c’est à dire une combinaison des deux (logo et texte).

L’enregistrement de la marque sous forme verbale ou sous sa forme figurative

L’enregistrement d’une marque verbale a l’avantage de ne pas nécessiter de nouveaux dépôts lors des modifications de charte graphique/de l’élément visuel et éviter de procéder à un nouveau dépôt pour chaque nouveau graphisme.

Il permet également d’être opposable à tout tiers reprenant l’élément verbal même si ce dernier l’utilise accompagnée d’un élément visuel.

Cependant, l’enregistrement d’une marque verbale peut être plus difficile à obtenir dans la mesure où celle-ci doit être distinctive en elle-même.

L’enregistrement de la marque sous forme figurative ou semi-figurative

La forme figurative correspond en général au logo de votre entreprise ou de vos produits.

Si vous souhaitez principalement utiliser le logo sur vos produits ou pour la désignation de vos services, le dépôt de la marque sous sa forme figurative prévaudra.

Il convient encore d’établir une stratégie selon l’usage que vous souhaitez faire de votre marque.

LES DIFFERENTES ETAPES DU DEPOT ET DE L’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

La demande d’enregistrement

Elle prend la forme d’un formulaire qui sera adressé à l’Office.

Une marque peut être déposée au nom d’une ou de plusieurs personnes, physiques ou morales.

Le déposant sera le propriétaire de la marque.

Le dépôt donne lieu à la perception de redevances en fonction du nombre de classes qui seront déposées.

Dans les jours qui suivent le dépôt, l’Office adresse un accusé de réception de la demande et lui attribue un numéro.

A compter de la date du dépôt de la marque, le déposant dispose d’un droit de priorité d’un délai de six mois, qui permet d’étendre la protection de la marque à l’étranger tout en bénéficiant de l’antériorité du dépôt initial.

La publication de la marque

Dans les six semaines à compter du dépôt, la marque est publiée dans un Bulletin Officiel.

La date de publication de la marque est le point de départ d’une période de deux ou trois mois (selon les pays) au cours de laquelle toute personne intéressée est susceptible de former opposition.

Si aucune opposition n’est formée dans ce délai et en cas d’absence d’observations de l’Office, la marque sera enregistrée. 

La procédure d’opposition

L’opposition peut être formée et présentée par toute personne intéressée qui estime posséder un droit antérieur (une marque antérieure, un nom de collectivité territoriale, une indication géographique ou une appellation d’origine).

La procédure est contradictoire et le déposant et l’opposant déposent leurs observations auprès de l’Office en charge de l’enregistrement pour faire valoir leurs droits.

L’opposition peut être suspendue si une action en déchéance ou en revendication de propriété de la marque sur laquelle est fondée l’opposition est intentée.

Il est possible de clôturer la procédure d’opposition à tout moment, dans le cadre notamment d’un retrait de la demande d’enregistrement ou d’un retrait de l’opposition, si les deux parties ont trouvé un accord.

L’enregistrement de la marque

Au minimum cinq mois après votre dépôt, en l’absence d’objection ou d’opposition, l’Office publiera l’enregistrement de votre marque dans le registre national de propriété intellectuelle.

LA PROTECTION DE VOTRE MARQUES

Pour la plupart des pays, la marque déposée produit ses effets pendant une période de 10 ans à compter de la date du dépôt. Elle peut être renouvelée indéfiniment, tous les 10 ans.

A défaut de renouvellement, la marque redevient disponible pour les tiers sauf si le signe constitué par la marque non renouvelé continue à être utilisé de manière publique et continue.

Il devient alors un droit antérieur opposable L.711-4 du Code de propriété intellectuelle, notamment si le signe est aussi utilisé comme nom commercial ou enseigne.

Il peut également être protégé en invoquant la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Tout au long de la vie d’une marque, il est possible de mettre en place une surveillance permettant d’être informé de tout dépôt de marque par un concurrent qui porterait atteinte au monopole d’exploitation de votre marque.

Le cas échéant, nous pouvons former opposition. Cette procédure est une procédure plus simple, plus rapide et moins onéreuse qu’une procédure contentieuse.